LA ACCIÓN DE CANCELACIÓN DE MARCAS POR USOS DIFERENTES AL REGISTRO, ANÁLISIS Y PROPUESTAS

Resumen

Uno de los temas del Derecho de Marcas que viene generando interés en la actualidad, además del nacimiento del registro de marcas y el análisis de viabilidad para su otorgamiento, es la cancelación de los registros de marcas por falta de uso, debido a que presentan variaciones sustanciales de la forma como fueron otorgadas. Es decir, aquel supuesto en el que una marca fue registrada bajo una forma, pero esta forma fue variando sustancialmente en su uso, de modo tal que dicha variación implica el no uso de la marca originalmente registrada; por lo que en este supuesto procede su cancelación. Esta figura se encuentra regulada en los artículos 165, 166 y 167 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina, según los cuales se extingue el Derecho de Marca que posee un titular del registro para dar paso a que terceros puedan obtener nuevos registros marcarios, dinamizando de esta forma el nacimiento de nuevas inscripciones por el plazo de diez años y eliminando del registro a marcas que no se usan. Es importante señalar que muchas de estas marcas que son materia de cancelación por falta de uso, estuvieron en el mercado, pero por decisión empresarial dejaron de comercializarse debido, principalmente, a que los productos o servicios que representaban no llegaron a tener el éxito esperado en determinado mercado. También puede darse el supuesto de que estas marcas fueron registradas pero por diversos factores coyunturales, propios del negocio, aún no fueron lanzados al mercado por diversas razones, tales como: a) estrategias para el desarrollo de nuevos productos, b) se encuentran en espera de financiamientos bancarios, c) requieren de permisos previos al lanzamiento, autorizaciones, que en algunos casos pueden demorar meses para ser otorgados o denegados2 . Según la normativa actual, en todos estos casos, las marcas registradas podrían ser susceptibles de cancelación por la causal de falta de uso, si se acredita que esta falta de uso se produjo dentro de los tres años anteriores a la fecha de la acción de cancelación. El problema se presenta cuando esta supuesta falta de uso no se genera porque el producto fue retirado del mercado o porque nunca fue lanzado, sino porque dicha marca viene siendo usada en el mercado, pero con algunas variaciones o alteraciones, existiendo una discrepancia entre la marca que aparece en las facturas comerciales, la forma como fue otorgada en el Certificado de Registro y la forma como se comercializa en el mercado. Según la normativa actual, cuando el uso de una marca difiere de la forma en la que fue registrada “solo en cuanto al detalle o elementos que no alteren su carácter distintivo”, no procede la cancelación del registro de dicha marca por falta de uso3. Contrario sensu, si el uso de una marca difiere de la forma en que fue registrada, alterando su carácter definitivo, sí procede su cancelación del registro y por ende su protección. A pesar de que esta regla parece bastante clara, en la práctica, este aspecto podría no serlo tanto para la autoridad marcaria (Dirección de Signos Distintivos del Indecopi), pues en la práctica se vienen cancelando por la causal de falta de uso, el registro de marcas denominativas y mixtas que contienen detalles y elementos que no alteran su carácter distintivo ni tampoco difieren sustancialmente de la forma en que fueron registradas. El presente artículo utilizará la metodología cualitativa, porque tiene como objetivo el análisis de las cualidades de un fenómeno, por tanto, no está basado en mediciones estadísticas probabilísticas. También utiliza la dogmática propositiva, en razón a que trata de cuestionar un criterio de la autoridad marcaria del Indecopi que está vigente sobre el tema materia de estudio, para luego proponer cambios o reformas. Generalmente, estas tesis culminan con una proposición de reforma sobre la materia (Witker, 1996, p. 4). El presente artículo utilizará el nivel de investigación explicativa, puesto que, se busca identificar y analizar las causas que provocan nuestras categorías de estudio. La estructura del presente artículo abordará los siguientes puntos de estudio: 1) Marco Teórico, 2) Estado de la Cuestión, 3) Metodología, 4) La formulación del problema, 5) Hipótesis, 6) Antecedentes, 7) Análisis de la Acción de Cancelación por usos distintos al registro, 8) El sistema constitutivo de la Marca, 9) El uso real, efectivo y continuo de la marca, 10) El legítimo interés para solicitar la cancelación del registro de marca, 11) El plazo legal de los tres años consecutivos precedentes a la acción de cancelación por falta de uso, 12) La carga de la prueba en el procedimiento de cancelación de registro de marcas, 13) Posición del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (TJCA), 14) Interpretación Prejudicial 84-IP-2000, de fecha 21 de marzo de 2020, 15) Interpretación Prejudicial N. 301-IP-2016, de fecha 03 de abril de 2017, 16) Posición de la Doctrina, 17) Precedente Vinculante Resolución 0410-2020-TPI-INDECOPI, 18) Marco Normativo, 19) Propuesta del artículo, 20) Conclusiones.